专利法修改若干问题之管见
看个究竟的，更不用说还要形成证据固定下来。而大凡违法侵犯他人专利方法的人，都千方百计采取防范措施，想方设法隐匿销毁自己侵权的证据。所以，实践中方法专利权人即使找到了侵权人的下落，也很难通过主动调查的方式来取得侵权行为的证据。
1984年的专利法对制造方法专利采取了举证责任倒置的方式，规定了“在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明”。这一规定大大缓解了专利权人取证的工作量和举证的责任，受到普遍欢迎。但在1992年修改专利法的时候，为了符合TRIPs的要求，在“一项产品”中间加了一个“新”字。这一字之变，大大限制了举证责任倒置的范围，也大大增加了专利权人的诉讼困难。到2000年修改专利法时，考虑到仅仅让被控侵权人 “提供其产品制造方法的证明”，尚不能清楚地表明被控侵权人实施的方法与专利方法之间的异同，不利于法院或者专利行政部门认定被控侵权行为是否构成侵犯制造方法专利权的行为，不利于达到规定举证责任倒置的立法目的， 又修改为“提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。
但现行专利法的这样规定，仍旧存在三个问题：一是“新产品” 的含义不清，导致专利权人举证负担增大；二是目前这种表述仍没有清楚地表明举证责任分担制度的法律内涵；三是没有考虑到被控侵权人的商业秘密泄露问题。
关于对“新产品”概念的理解和在实践中的适用，探讨的文章已经很多，此处不再赘述。笔者只是结合律师实务中的经验，建议送审稿考虑选用TRIPs第34条1（b）的规定，即“未经专利所有人许可而制造的任何相同产品，如果该相同产品具有相当大的可能是使用该专利方法所制造，而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用了该专利方法”，则适用举证责任倒置。
这种规定相比于TRIPs第34条1（a）（即现行专利法）的规定，给了法官较大的自由裁量余地，同时也减轻了专利权人的证明负担，不失为一个好的选择。因为，按目前的专利法，“新产品”是适用举证责任倒置的先决条件，由于“新产品”的证明标准不清，专利权人证明产品“新”要比被控侵权人证明产品“不新”困难得多，使得举证责任倒置难以适用，诉讼难以顺利进行下去。而证明和判断“产品具有相当大的可能是使用该专利方法所制造，而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用了该专利方法”要比证明和判断产品是否是“新”的要容易得多。这样，就可以减少双方对“新产品”的争议，使专利权人能够将诉讼顺利推动下去。美国专利法就是采用这种模式。
关于举证责任分担制度的法律内涵。一直以来关于举证责任概念包含两层含义，英美证据法称之为提出证据责任（burden of producing evidence）和说服责任（burden of persuasion），德国证据法称之为行为上的责任和结果上的责任。简单地说就是，负有举证责任的人首先有提供证据的责任，其次还有证明其主张的责任以及证明不能时需承担相应结果的责任。
在德国证据法上，举证责任分担制度的理论基础是“法律要件分类说”，而举证责任倒置制度则是基于加害人对危险领域能够控制的推定，将受害人难以证明的事实分担给了加害人，如果加害人不能提供证据证明或者达不到证明标准，则推定其应承担加害责任。
所以，与德国法同源的日本法，其专利法中的这一条干脆称为“生产方法之推定”，其表述为：在提出生产物品方法之发明特许场合下，该物品于特许申请之前，在日本不是周知的物品时，则可推定与其相同之物品是采用该方法生产的。
类似地，英国专利法规定：假如获准专利的发明是制造一种新产品的工艺，该专利权所有者以外或其许可证领取人以外的人所制造的同样产品，除非有相反的证据，否则在任何诉讼中应被认为是用该工艺制造的。 而TRIPs第34条的规定也是类似。
与现行专利法中的表述相比，可以明显地看出来，专利法只要求“制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”，而没有进一步直接规定“如果不能证明其产品制造方法不同于专利方法，则推定其使用了专利方法”。表面上看，两者的实质是一样的，甚至进一步直接规定反而有画蛇添足之嫌，但本质上现行专利法这样规定是没有区分甚至混淆了举证责任概念内涵的两层含义。换句话说，现行专利法只规定了被控侵权人“提供证据的责任”而没有规定“提供证据不能或者说服不能而在结果上的责任”。其后果一是在诉讼实务中削弱了证明标准对所提出的证据在证明结果上的作用和影响，二是没有达到法律推定所具有的明示甚至警示的立法效果，即没有明确告知潜在的侵权人，如果不能证明（而非提供）其产品制造方法不同于专利方法，则法律直接推定其构成侵权的制度本意。
关于商业秘密泄露问题，目前已经成为限制甚至反对制造方法专利举证责任倒置的主要理由。诚然，因为专利权人发明了一种新产品的制造方法，依现行专利法就可以在指控他人侵犯该专利权时让对方提供其产品制造方法以证明自己是“清白”的，而全然不管被控侵权人为证明自己“清白”可能会公开商业秘密甚至损害自身的利益。这一点恐怕是当初创建举证责任倒置制度时的“危险领域说”所没有考虑到的，而且比较民事诉讼法上列举的适用举证责任倒置的情况，制造方法专利也确有与其他特殊侵权行为情况不同的地方。但无论如何，保护商业秘密不应当成为被控侵权人拒绝出示侵权证据的合法理由，立法以及司法实践应当明确宣示并采取必要措施避免商业秘密不必要披露。在这一点上，美国法院的做法可以借鉴，他们通常以签发令状的方式规定商业秘密只有出庭律师才能过目，限制庭审中涉及的商业秘密在律师以外的公众中传播。
所以，关于现行《专利法》第57条第2款，还应当参照TRIPs第34条3的规定，“在引用相反证据时，应顾及被告保护其制造秘密及商业秘密的合法利益”。
综上所述，建议将现行《专利法》第57条第2款修改为：“专利侵权纠纷涉及产品制造方法的发明专利的，如果制造相同产品的单位或者个人具有相当大的可能是使用专利方法制造的，而专利权人经合理努力仍未能确定其确实使用了专利方法，如无相反证据，则推定该相同产品为使用专利方法获得。”
同时增加第3款：“制造同样产品的单位或者个人提供其产品制造方法不同于专利方法的证明时，有权要求保护其商业秘密。”
四、小结
专利法第三次修改对于落实国家知识产权战略，建设创新型国家，适应国际知识产权保护形势的发展变化都有着积极的意义。因此我们认为，在修订专利法时，应考虑到专利管理机关执行的是公法性规范，对私法性规范调整的范围不宜介入；我国实行权利法定主义，在创设民事权利时应当考虑其是否被赋予了新的权利内容，在法律关系内容上与原有概念是否有本质性区别；在保护专利权的司法实践中，应当考虑我国国情的现实状况，使立法适应社会发展需要。
参考文献
张俊浩主编：《民法学原理》，中国政法大学出版社，第74页。
李永明主编：《知识产权法》，浙江大学出版社，第336页。
〔日〕纹谷畅男编：《专利法50讲》，魏启学译，法律出版社1984年版，第49页。
参见《技术合同法实施条例》第6条。（1989 《专利法修改若干问题之管见(第3页)》
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1984年的专利法对制造方法专利采取了举证责任倒置的方式，规定了“在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明”。这一规定大大缓解了专利权人取证的工作量和举证的责任，受到普遍欢迎。但在1992年修改专利法的时候，为了符合TRIPs的要求，在“一项产品”中间加了一个“新”字。这一字之变，大大限制了举证责任倒置的范围，也大大增加了专利权人的诉讼困难。到2000年修改专利法时，考虑到仅仅让被控侵权人 “提供其产品制造方法的证明”，尚不能清楚地表明被控侵权人实施的方法与专利方法之间的异同，不利于法院或者专利行政部门认定被控侵权行为是否构成侵犯制造方法专利权的行为，不利于达到规定举证责任倒置的立法目的， 又修改为“提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。
但现行专利法的这样规定，仍旧存在三个问题：一是“新产品” 的含义不清，导致专利权人举证负担增大；二是目前这种表述仍没有清楚地表明举证责任分担制度的法律内涵；三是没有考虑到被控侵权人的商业秘密泄露问题。
关于对“新产品”概念的理解和在实践中的适用，探讨的文章已经很多，此处不再赘述。笔者只是结合律师实务中的经验，建议送审稿考虑选用TRIPs第34条1（b）的规定，即“未经专利所有人许可而制造的任何相同产品，如果该相同产品具有相当大的可能是使用该专利方法所制造，而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用了该专利方法”，则适用举证责任倒置。
这种规定相比于TRIPs第34条1（a）（即现行专利法）的规定，给了法官较大的自由裁量余地，同时也减轻了专利权人的证明负担，不失为一个好的选择。因为，按目前的专利法，“新产品”是适用举证责任倒置的先决条件，由于“新产品”的证明标准不清，专利权人证明产品“新”要比被控侵权人证明产品“不新”困难得多，使得举证责任倒置难以适用，诉讼难以顺利进行下去。而证明和判断“产品具有相当大的可能是使用该专利方法所制造，而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用了该专利方法”要比证明和判断产品是否是“新”的要容易得多。这样，就可以减少双方对“新产品”的争议，使专利权人能够将诉讼顺利推动下去。美国专利法就是采用这种模式。
关于举证责任分担制度的法律内涵。一直以来关于举证责任概念包含两层含义，英美证据法称之为提出证据责任（burden of producing evidence）和说服责任（burden of persuasion），德国证据法称之为行为上的责任和结果上的责任。简单地说就是，负有举证责任的人首先有提供证据的责任，其次还有证明其主张的责任以及证明不能时需承担相应结果的责任。
在德国证据法上，举证责任分担制度的理论基础是“法律要件分类说”，而举证责任倒置制度则是基于加害人对危险领域能够控制的推定，将受害人难以证明的事实分担给了加害人，如果加害人不能提供证据证明或者达不到证明标准，则推定其应承担加害责任。
所以，与德国法同源的日本法，其专利法中的这一条干脆称为“生产方法之推定”，其表述为：在提出生产物品方法之发明特许场合下，该物品于特许申请之前，在日本不是周知的物品时，则可推定与其相同之物品是采用该方法生产的。
类似地，英国专利法规定：假如获准专利的发明是制造一种新产品的工艺，该专利权所有者以外或其许可证领取人以外的人所制造的同样产品，除非有相反的证据，否则在任何诉讼中应被认为是用该工艺制造的。 而TRIPs第34条的规定也是类似。
与现行专利法中的表述相比，可以明显地看出来，专利法只要求“制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”，而没有进一步直接规定“如果不能证明其产品制造方法不同于专利方法，则推定其使用了专利方法”。表面上看，两者的实质是一样的，甚至进一步直接规定反而有画蛇添足之嫌，但本质上现行专利法这样规定是没有区分甚至混淆了举证责任概念内涵的两层含义。换句话说，现行专利法只规定了被控侵权人“提供证据的责任”而没有规定“提供证据不能或者说服不能而在结果上的责任”。其后果一是在诉讼实务中削弱了证明标准对所提出的证据在证明结果上的作用和影响，二是没有达到法律推定所具有的明示甚至警示的立法效果，即没有明确告知潜在的侵权人，如果不能证明（而非提供）其产品制造方法不同于专利方法，则法律直接推定其构成侵权的制度本意。
关于商业秘密泄露问题，目前已经成为限制甚至反对制造方法专利举证责任倒置的主要理由。诚然，因为专利权人发明了一种新产品的制造方法，依现行专利法就可以在指控他人侵犯该专利权时让对方提供其产品制造方法以证明自己是“清白”的，而全然不管被控侵权人为证明自己“清白”可能会公开商业秘密甚至损害自身的利益。这一点恐怕是当初创建举证责任倒置制度时的“危险领域说”所没有考虑到的，而且比较民事诉讼法上列举的适用举证责任倒置的情况，制造方法专利也确有与其他特殊侵权行为情况不同的地方。但无论如何，保护商业秘密不应当成为被控侵权人拒绝出示侵权证据的合法理由，立法以及司法实践应当明确宣示并采取必要措施避免商业秘密不必要披露。在这一点上，美国法院的做法可以借鉴，他们通常以签发令状的方式规定商业秘密只有出庭律师才能过目，限制庭审中涉及的商业秘密在律师以外的公众中传播。
所以，关于现行《专利法》第57条第2款，还应当参照TRIPs第34条3的规定，“在引用相反证据时，应顾及被告保护其制造秘密及商业秘密的合法利益”。
综上所述，建议将现行《专利法》第57条第2款修改为：“专利侵权纠纷涉及产品制造方法的发明专利的，如果制造相同产品的单位或者个人具有相当大的可能是使用专利方法制造的，而专利权人经合理努力仍未能确定其确实使用了专利方法，如无相反证据，则推定该相同产品为使用专利方法获得。”
同时增加第3款：“制造同样产品的单位或者个人提供其产品制造方法不同于专利方法的证明时，有权要求保护其商业秘密。”
四、小结
专利法第三次修改对于落实国家知识产权战略，建设创新型国家，适应国际知识产权保护形势的发展变化都有着积极的意义。因此我们认为，在修订专利法时，应考虑到专利管理机关执行的是公法性规范，对私法性规范调整的范围不宜介入；我国实行权利法定主义，在创设民事权利时应当考虑其是否被赋予了新的权利内容，在法律关系内容上与原有概念是否有本质性区别；在保护专利权的司法实践中，应当考虑我国国情的现实状况，使立法适应社会发展需要。
参考文献
张俊浩主编：《民法学原理》，中国政法大学出版社，第74页。
李永明主编：《知识产权法》，浙江大学出版社，第336页。
〔日〕纹谷畅男编：《专利法50讲》，魏启学译，法律出版社1984年版，第49页。
参见《技术合同法实施条例》第6条。（1989 《专利法修改若干问题之管见(第3页)》
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